Question 1

出願手続きを弁理士に依頼するメリットを教えてください。

Accepted Answer

A

出願前に権利内容等について十分に検討し、申請をスムーズに行います

特許庁からの拒絶理由通知に対し、適切な対処ができます

適切な範囲の権利を取得することで第三者の侵害を効果的に阻止できます

煩雑で難しい出願手続きにかかる膨大な時間を節約できます

想定される拒絶理由や対応策を検討した上での戦略的な出願及び権利取得が可能です

侵害行為の内容を十分に吟味した上での効果的な権利行使が可能です

証拠内容を吟味し権利者に対し効果的な反論をすることができます

特許等の出願手続きは複雑であり、出願書類の記載要件も厳格に定められていることから、出願手続き一つを行うにしても大変な時間と労力を要するものです。

よって、弁理士に出願手続きを依頼する方がより効率的に権利取得ができ、結果として高いコストパフォーマンスの実現が可能となることから、弁理士に依頼するメリットは大きいといえます。

出願手続きは、弁理士に依頼をしなくても、出願人において直接行うことが可能です。ご自身で手続きを行えば、その分、弁理士費用をおさえることができるというメリットがあります。

しかし、出願人が直接出願手続きを行う場合には、主に以下のデメリットが考えられます。

＜主なデメリット＞

せっかく出願をしても、特許庁からの拒絶理由通知に対して適切な対処ができず、権利取得を断念せざるを得ない。

権利を取得しても、その権利範囲が適切でないことから、第三者の模倣を効果的に阻止することができない。

これは、出願人が直接出願手続きを行う場合に権利の内容等について、十分な検討がなされていないことが原因と考えられます。

そこで、このような事態を防止するためには、出願書類を作成する段階から

想定される拒絶理由の内容

これに対処するための対応策

出願段階での適切な権利範囲等

を十分に検討することが必要です。

そして、上記防止策で検討した内容を出願内容に反映させるためには、特許法等をはじめとする知的財産関連法規に精通し、かつ、出願等についての経験が必要となります。

したがって、適切な権利取得及び効果的な模倣阻止という観点からすれば、出願人が直接出願手続きを行うよりかは、やはり、知的財産の専門家である弁理士に出願の手続きを依頼する方が得策といえるのではないでしょうか。

Question 2

商標登録出願を検討しています。出願の際には商標を使用する商品やサービスを指定する必要があると聞きましたが、具体的にどのように商品やサービスを指定すればいいのでしょうか？

Accepted Answer

A

商品・サービス（役務）は、政令で定める商品役務の区分に従って指定する必要があります。

商品・サービス（役務）の指定は、政令で定める商品役務の区分に従って行わなくてはなりません。（商標法第6条第2項）

商品やサービス（役務）の具体的な記載方法や政令で定める商品役務の区分につきましては、特許庁のJ-PlatPat（特許情報プラットフォーム）にて確認することができます。

J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）はこちら

なお、指定する商品やサービス（役務）の範囲は、商標権の権利範囲を定めるものですので、その指定には細心の注意が必要です。

したがって、商標登録出願において、どの商品やサービス（役務）を指定するかについては、一度、専門家である弁理士にご相談されることをおすすめいたします。

Question 3

新しいデザインの椅子を開発しました。しかし、人気にある商品のためこの椅子が他人に模倣されてしまうのではないかと心配です。そこで、この椅子について意匠権を取得し、他人の模倣を防止したいと考えていますが、意匠権を取得することは可能でしょうか？インターネットで調べたところ、意匠登録出願前に商品を販売すると、その商品についての意匠権は取得できないと書いてあったのですが本当ですか？

Accepted Answer

A

当該椅子は、販売により新規性を喪失していますので、意匠権を取得することはできません。

ただし、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができれば意匠権を取得できる場合があります。

意匠権を取得するためには、「新規性」という要件を満たさなければなりません（意匠法第3条1項各号）。これを具体的に説明しますと、出願に係る意匠が出願の時点において、世界中の誰にも知られていないものである場合には、当該意匠は意匠登録を受けることができるというものです（他の登録要件を満たしていることが条件となりますが）。

ここで、本件の「椅子」が「新規性」の要件を満たすか否かについて検討すると、本件「椅子」は販売により既に公に知られている状況ですから、出願の時点において「新規性」を喪失しています。

したがって、本件「椅子」について意匠登録出願を行っても意匠権を取得することはできません。

ただし、本件「椅子」について、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができれば、本件「椅子」は新規性を喪失していないものとみなされます（意匠法第4条第2項）。

よって、この場合には、本件「椅子」についての意匠権を取得できる場合があります（他の登録要件を満たしていることが条件となります）。

なお、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、

意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、本件「椅子」が公知となったこと（新規性を喪失したこと）。

新規性を喪失した日から1年以内に意匠登録出願を行うこと。

意匠登録出願と同時に「新規性喪失の例外規定」の適用を受けたい旨を記載した書面を特許庁長官に提出すること。

本件「椅子」が「新規性喪失の例外規定」の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出すること。

の要件を満たす必要がありますので、ご留意ください（意匠法第4条第2項、第3項）。

Question 4

サッカーのシュートをする際に大きくボールを曲げる蹴り方を発案しました。この蹴り方でボールを蹴れば、効率よくボールを曲げることができます。

この私の発案（アイデア）は、特許権として保護されますか？

Accepted Answer

A

保護されません。

特許法では、特許権により保護を受けることができる発明について、以下のように規定しています。

【特許法2条1項】

「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」

（以下、「法上の発明」といいます）。

あるアイデアについて特許権による保護を受けるためには、当該アイデアがまず「技術的思想」である必要があります。

そして、ここでいう「技術」に該当するためには、当該アイデアが繰り返し同じ結果を得られるように実施できるもの（※客観的に伝達可能なもの）でなければなりません。「技術」とは、具体的な手段をもってある目的（課題）を達成（解決）するためのものだからです。

ここで、本件アイデアである「ボールの蹴り方」について検討すると、人間は皆、それぞれ持っている技量等が異なります。そのため、いくら人間が同じフォーム（蹴り方）でボール蹴っても、そのボールのスピード、高さ、方向性等は蹴る人の技量等によって結果が異なるものです。つまり、毎回、皆同じ結果になるとは限りません。

したがって、本件アイデアである「ボールの蹴り方」は、上記の「繰り返し同じ結果を得られるように実施できるもの」という要件を満たしませんので（つまり、客観的に伝達できないもの）、ここでいう「技術」には該当しません（「ボールの蹴り方」は、むしろ、技能といえます）。

よって、本件アイデアである「ボールの蹴り方」は、「法上の発明」に該当しないことから、特許権による保護を受けることはできません。

Question 5

特許出願を行いましたが、あとは、審査官による審査結果を待っていればいいのでしょうか？

その後、何か手続きが必要になりますか？

Accepted Answer

A

特許出願は、意匠登録出願や商標登録出願と異なり、出願しただけでは、審査官による実体審査（特許となる要件を満たしているかの審査）を受けることはできません。

出願した発明について実体審査を受けるためには、特許出願の日から3年以内に別途「出願審査請求」という手続きを行う必要があります（特許法第48条の2、同法第48条の3第1項）。

出願日から3年以内に「出願審査請求」を行わない場合には、当該出願は取り下げたものとみなされますので注意が必要です（特許法第48条の3第4項）。

Question 6

外国への特許出願を考えています。出願方法にはどのような方法がありますか？

Accepted Answer

A

1. 直接出願

2. 国際出願（PCT国際出願）

の2つの方法があります。

出願方法1：直接出願

各国の現地代理人を通じて、直接その国の特許庁へ出願する方法です（以下、「直接出願」といいます）。

直接出願の場合は、各国ごとに決められた言語で出願書類を作成し、各国ごとに出願手続きを行う必要があります。

出願方法2：国際出願（PCT国際出願）

「特許協力条約（PCT:Patent Cooperation Treaty）」に基づいて出願する方法です。

1つの出願書類を条約に従って提出することで、PCT加盟国である全ての国に同時に出願したことと同じ効果を得られる出願制度の事を言います。PCT国際出願とも言います。

Question 7

複数の国に対して特許出願をしたいと思っています。

この場合、PCT国際出願が良いと聞きましたが、これには、どのようなメリットがありますか？

Accepted Answer

A

PCT国際出願のメリットとしては主に

1.出願手続きが簡便

2.出願日の早期確保

3.戦略的な対応が可能

の、3つのメリットがあります。

メリット1：出願書類は1通

PCT国際出願では、1通の出願書類を所定の特許庁に提出するだけで、PCTに加盟するすべての国に出願したことと同じ効果を受けることができます。

ただし、後に翻訳文を提出する必要があります。

メリット2：出願日の確保

所定の特許庁に出願書類を提出し、国際出願日が付与されれば、その国際出願日が、PCTに加盟するすべての国の国内出願日となります。

メリット3：先行技術の確認

全てのPCT国際出願は、「国際調査」の対象となります。

国際調査では、出願に係る発明の先行技術の有無を調査し、その結果を、出願人に「国際調査報告書」として、フィードバックすることから、出願人は、その後の手続きについて、国際調査の結果を踏まえた戦略的な検討を行うことが可能となります。

PCT国際出願を行う際の注意点

PCT国際出願は、出願手続きに関する国際制度であることから、最終的に、各国で特許権を取得するためには、その国の特許庁での判断（実体審査）を受ける必要があります。

Question 8

外国への商標登録出願を考えています。出願方法にはどのような方法がありますか？

Accepted Answer

A

1. 直接出願

2. 国際登録出願（マドプロ出願）

の2つの方法があります

出願方法1：直接出願

現地代理人を通じて、出願国の特許庁へ直接出願する方法です。このルートでは、出願国の現地代理人を通じて出願手続きを行うことから、その国の商標法や規則に適した形で出願手続きを進めることができるとともに、出願後の拒絶理由通知の対応等を迅速に行えるというメリットがあります。

ただし、出願する国数が多い場合には、下記2のルートと比較して、費用が増加する傾向にあり、また、商標権の維持等についても各国で行うことになることから、商標の管理等が煩雑になるという面があります。

出願方法2：国際登録出願（マドプロ出願）

マドリッド協定議定書に加盟している国に対し、国際登録出願にて出願する方法です（マドプロ出願ともいいます）。

出願人は、日本での商標登録出願や商標登録等を基礎として、本国官庁（日本の特許庁）を通じて、国際事務局に対し、国際登録出願を行います。国際登録出願の場合は、英語で記載した一つの願書を作成すれば足りることから、商標による保護を求める国（締約国）ごとに願書を作成する必要はありません。

なお、国際登録出願の際には、商標による保護を求める国（締約国）を指定する必要があります。上記出願を行った結果、商標による保護を求められた国の官庁（指定国官庁）より、拒絶の通報がなされなければ（拒絶の通報が撤回された場合も含む）、出願人は、その締約国において、商標による保護を受けることができます（拒絶の通報期間は12ヶ月または18ヶ月）。

上記のとおり、国際登録出願は、願書の作成や出願手続きが一つでよいこと等から、直接出願の場合に比べて手続きが簡素化されています。

よって、国際登録出願を行う方が直接出願を行うより、効果的に（簡易・迅速に）各国での商標による保護を受けることが可能といえます。

ただし、

出願対象国がマドリッド協定議定書に加盟しているか

出願国数

出願費用

出願の緊急性等

を考慮した結果、直接出願を行う方がより効果的といえる場合もあります。

したがって、直接出願と国際登録出願のいずれの出願ルートが効果的かについては、最終的に戦略的な分析を行った上で判断する必要があります（いずれのルートを選択して出願するのがよいか又は併用して出願するのがよいか等）。

Question 9

自社の製品の権利（特許権）が、他社に不当に利用されています。

相手の会社に自社の権利を不当に利用しないよう要求したいと思っていますが、自社で直接権利行使をすると、何かデメリットはありますか？

Accepted Answer

A

以下のようなデメリットが考えられます。

1. 本来、相手方の行為が権利侵害に該当するにもかかわらず、適切な反論がなされないことにより

　権利行使が制限されてしまう。

2. 適切な対応ができないことで、権利が無効にされてしまう。

3. 適切な交渉がなされずライセンス契約が締結できないことで、十分な損失の回復ができない。

これらのデメリットが生ずるのは、相手方の行為の内容や証拠の内容等について、十分な検討がなされていないことが原因と考えられます。
そこで、このような事態を防止するためには、

権利の内容（権利の発生時期、権利の存続期間、権利の具体的内容等）

相手方の行為の法的分析（行為の開始時期や行為の具体的内容）

証拠の収集、法的分析等

権利行使の具体的内容の検討（主張内容等）

予想される相手方の反論内容等の検討

解決内容（とことん争う場合の受けるダメージ、妥協点（和解内容等））

等を十分に検討することが必要です。

そして、これらの内容を十分に検討し、その検討結果を踏まえて権利行使を行うためには、知的財産関連法規や訴訟手続き等に精通し、かつ、侵害訴訟等についての経験が必要になります。

したがって、適切な権利行使及び効果的な権利の回復という観点からすれば、権利者が直接権利行使するよりかは、やはり、知的財産及び訴訟の専門家である弁護士・弁理士に権利行使の手続きを依頼する方が得策といえるのではないでしょうか。

また、裁判外での相手方との交渉や訴訟手続等は複雑であり、権利行使を行うにしても大変な時間と労力を要するものです。

よって、このような観点からしても、弁護士・弁理士に権利行使の手続きを依頼する方がより効率的に権利の回復を図ることができ、結果として高いコストパフォーマンスの実現が可能となることから、弁護士・弁理士に依頼するメリットは大きいといえます。

なお、侵害者への警告（裁判外での交渉等）や訴訟対応等、弁護士が必要になる場面においては、グループ法人の一つであるベリーベスト法律事務所と協同して知的財産権に関する紛争解決にあたります。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

Question 10

ある会社から、弊社の商品がその会社の商品の模倣品であるとして販売差止を要求されています。

相手の会社からの権利行使を回避するために、何か対応策はありますか？

Accepted Answer

A

侵害ではないとの反論（否認）

正当理由等がある旨の主張（抗弁）

権利が無効であるとの主張、又は無効審判の請求等

を行うことで、警告相手の権利行使を回避できる可能性があります。

1. 侵害ではないとの反論（否認）

権利者の主張内容等を検討した結果、侵害行為に該当しないとの結論に至った場合には、権利者に対し、その旨を反論します。

例えば、自己が製造販売している製品が特許発明を利用していない場合や自己が使用している商標が登録商標と類似していない場合には、権利者に対し、「自己の行為は侵害ではない！」と反論することになります。

2. 正当理由等がある旨の主張（抗弁）

当該行為が侵害行為に該当するとしても、当該行為を行うことにつき正当な理由等がある場合には、権利者に対し、その旨を主張します。

当該特許権に係る出願前から、自己が製造販売している製品を独自に発明し製品化しているような場合には、権利者に対し、「自己の行為には正当な理由がある！（先使用権）」と主張できる可能性があります。

3. 権利が無効であるとの主張、又は無効審判の請求

当該行為が侵害行為に該当するとしても、相手の特許権や商標権等の権利に無効にされるべき理由がある場合には、権利者に対し、「その権利には無効理由があるから、当該権利に基づく権利行使は許されない！」と主張することができます。

また、この場合には、特許庁に対して、当該権利を無効にする手続き（無効審判の請求）を請求することも可能です。

Question 11

ある会社から、弊社の製品がその会社の製品の権利（特許権等の知的財産権）を侵害しているとの警告を受けました。確認したところ、弊社の製品がその会社の権利を侵害している可能性は、高いようにも思われます。弊社の製品がその会社の権利を侵害している場合、弊社に生じる被害を最小限にするためにはどのようにすればよいでしょうか。

Accepted Answer

A

1. 侵害行為の早期中止

2. ライセンス交渉等

を行うことで、被害を最小限に食い止められる可能性があります。

1. 侵害行為の早期中止

自己の行為が侵害行為に該当する場合、当該行為を継続すれば、その分権利者に与える損害は拡大することになります。そのため、この場合には早期に侵害行為を中止し、余計な損害金の支払いを回避する必要があります。

また、侵害行為を早期に中止することで権利者からの差止請求を回避することもできます。

2. ライセンス交渉等

継続して、自己の製品の製造販売等を行いたい場合には、権利者から当該権利についてライセンスを受けるか又は権利自体を譲渡してもらう必要があります（無断で当該行為を継続すれば権利侵害による権利者の損害が拡大します）。

なお、権利者よりライセンスを得られない場合や権利を譲り受けることができない場合には、製品の設計変更やデザイン変更、登録商標と異なる商標（非類似の商標）を採用等することで、権利行使を回避し、製品の製造販売等を行うことになります。

Question 12

ある会社から、弊社の製品がその会社の製品の権利（特許権）を侵害していると警告を受けました。

相手の会社に権利侵害はしていないと反論したいのですが、直接反論する場合に、何かデメリットはありますか？

Accepted Answer

A

以下のようなデメリットが考えられます。

本来、権利侵害を回避することができるにもかかわらず、適切な反論がなされないことにより権利侵害と認定されてしまう。

適切な交渉ができずライセンス得られないことで、以後の実施が完全に制限されてしまう。

これらのデメリットが生ずるのは、権利者の主張内容や提示された証拠の内容等について、十分な検討がなされていないことが原因と考えられます。そこで、このような事態を防止するためには、警告等を受けた段階で、

権利の内容（権利の発生時期、権利の存続期間、権利の具体的内容等）

自身の行為の法的分析（行為の開始時期や行為の具体的内容）

権利行使に対処するための対応策（反論内容等）

解決内容（争った際の受けるダメージ、妥協点（和解内容等））

等を十分に検討することが必要です。

そして、これらの内容を十分に検討し、その検討結果を踏まえて権利行使に対応するためには、知的財産関連法規や訴訟手続き等に精通し、かつ、侵害訴訟等についての経験が必要となります。

したがって、権利行使に対する適切な対応という観点からすれば、直接自ら権利行使に対応するよりかは、やはり、知的財産及び訴訟の専門家である弁護士・弁理士に権利行使の対応を依頼する方が得策といえるのではないでしょうか。

また、権利者との交渉や訴訟手続等は複雑であり、権利行使に対応するとしても大変な時間と労力を要するものです。

よって、このような観点からしても、弁護士・弁理士に権利行使の対応を依頼する方がより効率的に解決を図ることができ、結果として高いコストパフォーマンスの実現が可能となることから、弁護士・弁理士に依頼するメリットは大きいといえます。

なお、権利者からの警告に対する対応（裁判外での交渉等）や訴訟対応等、弁護士が必要になる場面においては、グループ法人の一つであるベリーベスト法律事務所と協同して知的財産権に関する紛争解決にあたります。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

Question 13

知的財産権の活用やその際に必要となる契約書等の重要性について教えてください。

Accepted Answer

A

特許等の知的財産は、これを権利化しただけでは、そこから利益を直接得ることはできません。権利を活用して初めて直接的な利益を得ることができるようになるのです。

では、知的財産の活用とはどのようなものなのでしょうか？知的財産の活用例としては、主に以下のものが挙げられます。

【知的財産の活用例】

権利者自らが特許発明等を使った製品を市場で独占して販売し利益を得る。

特許権等を他者へライセンスすることでライセンス収入を得る。

特許権等自体を他者へ譲渡することで譲渡代金（売買代金）を得る。

ここで、（1）の活用例は権利者自身が製造販売を行うことから、他者との関係において、知的財産を活用（実施）することに関する契約関係が問題となることはありません。

他方、（2）及び（3）の活用例の場合には、他者との間で「ライセンス契約」や「譲渡契約」を締結する必要があることから、これらの契約締結に関する事前交渉や契約書の作成は非常に重要なものとなってきます。

なぜなら、ここでの事前交渉が自己に不利なものに終われば、十分な利益を得ることができませんし、また、契約書が適切に作成されていなければ、将来無用な紛争に巻き込まれ、ライセンスや譲渡により得た利益を失ってしまう事態等が想定されるからです。

したがって、（2）及び（3）の活用例において、満足のいく利益を得るためにも、事前交渉や契約書の作成は、大変重要なものとなっています。

Question 14

自身でライセンス契約を行う場合のデメリットについて教えてください。

Accepted Answer

A

権利の内容や有効性等について十分な分析がなされず、事前交渉において有利に交渉を進めることができない。

契約内容が適切でないことから、無用な紛争に巻き込まれてしまう。

（権利が無効にされた場合に契約当事者の一方から譲渡代金の返還を求められてしまう等）

当事者が交渉に不慣れな場合、双方の妥協点が見つからず無駄な交渉が延々と繰り返される。

（時間だけがかかり、結局、交渉がまとまらないで終わる等）

これらのデメリットが生ずるのは、権利の内容や有効性、相手方の状況等に関する分析が十分になされていないことが原因と考えられます。そこで、このような事態を防止するためには、

権利の内容（権利の発生時期、権利の存続期間、権利の具体的内容等）

権利の有効性（無効理由があるか等）

相手方の現状（事業内容、他の取り扱い製品、販路、取引先、売上等）

市場の現状（製品に対する需要者のニーズ、競合他社の状況等）

他の法律的な規制の有無

等を十分に検討することが必要です。

そして、これらの内容を十分検討した上で事前交渉及び契約書の作成を行うためには、契約関連法規や知的財産関連法規等に精通し、かつ、将来のあらゆる事態（法的リスクや経済状況等）を想定することのできる経験が必要となります。

したがって、事前交渉を有利に運び、適切な契約を締結するという観点からすれば、これらを直接自ら行うよりかは、やはり、知的財産及び交渉・契約の専門家である弁護士・弁理士に対応を依頼する方が得策といえるのではないでしょうか。

また、事前交渉や契約書の作成作業は複雑であり、大変な時間と労力を要するものです。よって、このような観点からしても、弁護士・弁理士に対応を依頼する方がより効率的に契約をまとめることができ、結果として高いコストパフォーマンスの実現が可能となることから、弁護士・弁理士に依頼するメリットは大きいといえます。

よくある質問